Договор об отчуждении исключительного права на изобретение (промышленный образец, полезную модель)

Содержание
  1. Договор об отчуждении исключительного права
  2. Предварительная проверка объекта отчуждения и полномочий правообладателя
  3. Особенности отчуждения права на объекты интеллектуальной собственности
  4. Права приобретателя исключительного права
  5. Отчуждение товарного знака
  6. Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец
  7. Договор об отчуждении авторских прав
  8. Причины отказа регистрации договоров отчуждения
  9. Важно знать!
  10. Также вам может быть полезно:
  11. Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
  12. Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение
  13. Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
  14. Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец
  15. Отчуждение патента на изобретение
  16. Что необходимо для заключения сделки отчуждения?
  17. Важность госрегистрации договора
  18. Продавец (патентообладатель)
  19. Покупатель (патентоприобретатель)
  20. Как правильно описать предмет договора и его необходимые условия?
  21. Обременение патента может выражаться в правоотношениях:

Договор об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение (промышленный образец, полезную модель)

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему право на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу ЭВМ, произведение и другое) или на средство индивидуализации (товарные знаки, знак обслуживания, коммерческое обозначение) в полном объеме третьей стороне. Такие сделки также называют продажей патентов или товарных знаков.

Обратите внимание, что не допускается отчуждение исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров. К тому же, ограничения установлены в отношении возможности отчуждения права на товарный знак и на коммерческое обозначение.

Так, отчуждение не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение же коммерческого обозначения возможно только в случае, если новому правообладателю переходит предприятие, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Предварительная проверка объекта отчуждения и полномочий правообладателя

В определенных ситуациях на объект интеллектуальной собственности, также как и любое имущество, могут быть наложены обременения. Так, например, все большее распространение приобретает залог исключительных прав на патенты и товарные знаки. Наложенное обременение может значительно ограничить или вовсе блокировать возможность использования приобретенного объекта.

Также на практике встречаются случаи, когда соглашения подписывают лица, обладающие ограниченными полномочиями, не включающими возможность единоличного согласования сделки.

Так, например, важно знать, что если правообладателями патента является несколько лиц и между группой правообладателей не заключено соглашение о передаче права одному из правообладателей, подписание соглашения о переходе прав должны заверить все правообладатели.

В этой ситуации, даже если сделка пройдет регистрацию, впоследствии она может быть оспорена теми правообладателями, права которых были нарушены.

Для того чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций после приобретения права по договору отчуждения, нужно заранее проверить как наличие обременений, наложенных на передаваемый объект, так и полномочия лица или лиц, которые будут визировать сделку.

Наше патентное бюро проводит тщательную проверку чистоты передаваемого объекта, а также широты прав лица, которое отчуждает имущество. Специалисты бюро будут рады помочь вам в подготовке к сделке.

Особенности отчуждения права на объекты интеллектуальной собственности

Договор об отчуждении исключительного права оформляется в письменной форме. В зависимости от вида отчуждаемого объекта может быть предусмотрена обязательная государственная регистрация договора в Федеральном институте промышленной собственности.

Обязательна государственная регистрация для договоров по которым происходит отчуждение зарегистрированных в ФИПС объектов

Для регистрации соглашения об уступке исключительных прав необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой будет зависеть от вида объекта, а также количества отчуждаемых объектов.

Помните, что приобретение права на объект по договору отчуждения не обеспечивает возможность «монопольного» распоряжения, так как первоначальный правообладатель мог заключить договоры франшизы и лицензионные договоры, действие которых до окончания предусмотренного срока, перейдет к новому правообладателю.

Права приобретателя исключительного права

После надлежащего оформления договора отчуждения и начала его действия, новый правообладатель получает возможность полноценно использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им, в том числе:

  • использовать объект незапрещенным способом;
  • заключать лицензионные договоры и договоры франчайзинга;
  • отчуждать объект;
  • передавать имущественные права в качестве залога;
  • передавать права на объект с помощью правопреемства или по наследству (в зависимости от вида объекта и правообладателя).

Отчуждение товарного знака

Право на товарный знак может быть уступлено правообладателем третьему лицу.

Уступка товарного знака (или торговой марки, а также знака обслуживания) осуществляется по соглашению о передаче исключительного права.

Так как владельцем товарного знака может выступать только юридическое лицо или предприниматель, соответственно, сторонами могут выступать только организации или индивидуальные предприниматели.

Право на товарный знак может быть передано новому правообладателю по всем зарегистрированным классам (МКТУ) или только по части из них. Во втором случае первоначальный правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки и обозначения товаров и услуг тех классов, по которым не произошла передача прав.

Права на товарный знак могут быть отчуждены как полностью, так и по некоторым зарегистрированным классам МКТУ. Также права на один товарный знак по разным классам МКТУ могут быть переданы нескольким лицам.

Также договор отчуждения одного товарного знака может быть заключены сразу с несколькими лицами: возможность использования знака по части классов может быть передана одному лицу, а по части классов — другому.

Важно помнить, что договор отчуждения товарного знака должен быть возмездным!

Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

В отличие от договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, в котором права на объект можно отчуждать частями, при отчуждении прав на патент, права на изобретение, полезную модель и промышленный образец переходят приобретателю полностью. В случае если необходимо передать только часть прав, рекомендуем Вам заключить договор лицензирования.

Особенностью договора отчуждения права на изобретение является то, что автор может заключить подобное соглашение еще до получения патента. Публичное предложение об отчуждении патента на изобретение подается для того, чтобы получить патент на изобретение без уплаты государственных пошлин. Пошлины в этом случае будет уплачивать то лицо, которое заключит договор.

Обратите внимание на широту полномочий лица, которое подписывает договор со стороны правообладателя, а также на обязательства первоначального правообладателя перед авторами патента.

Особое внимание стоит обратить на обязательства, предусмотренные у первоначального обладателя права на патент перед авторами разработки, на которые данный патент получен.

Условия, которые были оговорены с авторами ранее распространяют свое действие на нового патентообладателя.

Помните, что договор уступки патента должен быть завизирован надлежащим образом: если между правообладателями патента есть соглашение, заключение должно проходить по правилам, предусмотренным в таком соглашении.

Так, в соглашении может быть предусмотрено, что право подписи для документов такого рода имеет одно определенное лицо из числа правообладателей, либо, что согласие на заключение должен выразить каждый правообладатель индивидуально.

Договор об отчуждении авторских прав

Особенность договора отчуждения авторских прав на произведение является то, что не требуется его государственная регистрация. Единственным исключением является соглашение об отчуждении отчуждения программ ЭВМ и баз данных, которые прошли государственную регистрацию.

При отчуждении объектов авторских прав государственная регистрация договоров не требуется. Исключение составляют соглашения об отчуждении программ ЭВМ и баз данных, которые прошли регистрацию в ФИПС.

Договор отчуждение авторских прав на произведение может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Однако во втором случае в соглашении обязательно должна быть указана соответствующая информация, иначе сделка будет признана недействительной.

Особенностью отчуждения авторских прав является то, что еще до создания объекта права можно заключить договор авторского заказа, в который будет включен пункт о принадлежности прав на созданное произведение заказчику. Узнать подробнее о договоре авторского заказа

Причины отказа регистрации договоров отчуждения

В регламенте по регистрации договоров отчуждения нет исчерпывающего перечня причин, по которому может быть произведен отказ в регистрации. Приведем несколько распространенных причин отказа:

  • Возможность введения в заблуждение потребителей. Отчуждение права на товарный знак может рассматриваться как вводящее потребителя в заблуждение, если первоначальный правообладатель сохраняет за собой исключительное право на сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров или на аналогичное фирменное наименование.
  • В возмездном договоре о передаче прав не определен размер вознаграждения, выплачиваемого первоначальному правообладателю, или порядок его формирования. Вместе с этим отсутствует условие о его безвозмездности, а также условие о безвозмездности применяется там, где безвозмездность запрещена законом.
  • Права, передаваемые по договору отчуждения, выходят за границу прав, которые существуют у правообладателя.

Важно знать!

В соответствии с изменениями в Положение о патентных и иных пошлинах, в случае отказа в регистрации отчуждения прав государственная пошлина, уплаченная ФИПС, не возвращается!

Специалисты, представляющие наше Патентное бюро, провели более двухсот регистраций договоров распоряжения исключительным правом различной сложности. Мы знаем как правильно оформить соглашение, которое будет отвечать вашим потребностям и без рисков пройдет государственную регистрацию. Налаженное взаимодействие с ФИПС обеспечивает скорейшее оформление всех документов.

Также вам может быть полезно:

Залог исключительных прав▶▶▶

Какие ошибки нельзя допускать при заключении договора франчайзинга?▶▶▶

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e381dbd18fe6871d84b4830/dogovor-ob-otchujdenii-iskliuchitelnogo-prava-5eb26f8771ea41137e3a885c

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение (промышленный образец, полезную модель)

§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель

или промышленный образец

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ статья 1365 настоящего Кодекса изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

1.

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

2.

Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ абзац первый пункта 1 статьи 1366 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

1.

Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, преду-

133

смотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

2.

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ абзац второй пункта 2 статьи 1366 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

3.

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

134

По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1.

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2.

Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.

135

Источник: https://studfile.net/preview/1868639/page:35/

Отчуждение патента на изобретение

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение (промышленный образец, полезную модель)

Сделка купли-продажи уникальных технических решений, имеющих статус изобретений, подтвержденный наличием правоустанавливающего документа (патента на разработку) оформляется договором отчуждения.

Договор отчуждения имеет ту же правовую конструкцию, что и обычный договор купли-продажи, с одной лишь особенностью, которая заключается в том, что по договору отчуждения покупатель получает в собственность правоустанавливающий документ (патент на разработку), а не само техническое решение.

Так, обладатель исключительных правомочий на разработку может не только перепродать ее или использовать для потребления в рамках одной компании или личных нужд, но также и зарабатывать на ней путем продажи франшиз и выдачи лицензий различного типа.

Следует отметить, что имущественные права на разработку по договору отчуждения передаются в полном объеме, то есть нельзя по такой сделке передать патентоприобретателю только часть исключительных правомочий на приобретаемый объект промсобственности.

Если обладатель патента желает передать только часть прав на разработку, то ему следует заключать сделку другого типа (передать права на разработку по лицензии или франшизе).

Необходимо четко понимать, что в случае заключения договора отчуждения, бывший обладатель патента утрачивает все права на него в полном объеме, без возможности их восстановления.

Поэтому, прежде чем заключать подобный договор, необходимо проконсультироваться с юристом, являющимся специалистом в области договорного права и патентования.

Получите подробную информацию по вопросам отчуждения изобретения, обратившись к нам за Бесплатной консультацией.

Получить консультацию

Что необходимо для заключения сделки отчуждения?

Чтобы сделка отчуждения состоялась, следует соблюсти, прежде всего, три условия:

  1. Оригинальная разработка на момент сделки должна быть зарегистрирована надлежащим образом в официальном порядке (то есть патент на техническое решение на момент совершения сделки должен быть у продавца в наличии).
  2. Необходимо достигнуть согласия обеих сторон по цене передаваемых прав на разработку.
  3. Необходимо оформить сделку в письменном виде и осуществить ее госрегистрацию в Роспатенте.

Если хотя бы одно из приведенных выше условий не будет соблюдено в полном объеме, то договор может быть признан недействительным в любой момент при обращении заинтересованного в этом лица в суд.

Также, кроме перечисленных условий, большое значение будет иметь сам проект договора (точнее то, как он будет составлен, какие условия будут включены в него, а какие нет, правильность сведений о патенте, указываемых в договоре и т д.)

Важность госрегистрации договора

Согласно патентному законодательству, сведения о каждом объекте промсобственности подлежат занесению в соответствующие госреестры (сведения о разработке – в госреестр изобретений).

Наиболее важной информацией, которая фиксируется в госреестре, является информация о правообладателе объекта промсобственности.

Таким образом,госрегистрация рассматриваемого договора отчуждения требуется в обязательном порядке, прежде всего, потому, что сотрудники Роспатента должны внести изменения в сведения о правообладателе правоустанавливающего документа (патента) на конкретную разработку в специальный реестр.

Если этого не произойдет, то обладателем всех исключительных правомочий на разработку будет считаться прежний ее правообладатель. При этом доказать свои права на техническое решение в судебных органах не получится, поскольку госрегистрация рассматриваемого договора является его обязательным условием в силу положений статьи 1369 Гражданского Кодекса РФ.

В случае, если правило о госрегистрации нарушается, такой договор считается недействительным, причем уже с момента заключения сделки, поскольку переход исключительных правомочий на разработку происходит в момент госрегистрации договора.

Поэтому при первом же обращении в суд, например, бывшего правообладателя с исковым требованием о применении последствий недействительности сделки, такой иск будет полностью удовлетворен.

Продавец (патентообладатель)

Продавцом уникальной разработки может быть только обладатель патента на нее.

То есть, продавец должен располагать надлежаще оформленным патентом на разработку, поскольку именно правоустанавливающий документ является предметом рассматриваемого договора.

В этой связи следует отметить, что в рассматриваемом договоре сторону продавца так и называют – Патентообладатель.

Обладателем патента на разработку может являться как частное лицо, так и компания. При этом, частные лица могут быть гражданами нашей страны или иностранных государств, компании также могут быть отечественными юр. лицами или иностранными фирмами (за одним лишь исключением, если отчуждаемая разработка носит секретный характер и имеет соответствующий уровень секретности).

При заключении договора отчуждения на разработку необходимо четко разделять автора разработки (изобретателя) и ее правообладателя – держателя патента. Они далеко не всегда совпадают, хотя такое совпадение также возможно.

Часто бывает так, что компания – разработчик поручает своему или приглашенному сотруднику создать ту или иную разработку по техническому заданию.

При этом авторство за изобретателем или группой изобретателей должно быть сохранено (иначе это будет нарушением закона), а право на получение правоустанавливающего документа (патента на разработку) со всеми вытекающими отсюда последствиями закрепляется за компанией – разработчиком, поскольку изобретатель по договору со своим работодателем или заказчиком передает ему все исключительные (имущественные) права на создаваемый им объект промсобственности.

Изобретатель как автор разработки всегда является обладателем авторских правомочий, и сведения о нем как об авторе в обязательном порядке заносятся в соответствующий госреестр.

При этом следует иметь в виду, что если авторство разработки при ее госрегистрации указывается неверно, то изобретатель может обратиться в суд, что, несомненно, будет иметь определенные последствия для приобретателя патента и отразится на судьбе самого патента.

Таким образом, при заключении договора отчуждения необходимо получить достоверные сведения об авторе или соавторах разработки и проверить соответствуют ли действительности сведения о них, заявленные в госреестре.

Покупатель (патентоприобретатель)

Поскольку к обладателю патента на разработку законодатель не предъявляет каких-либо жестких требований относительно принадлежности гражданства частных лиц или юрисдикции компаний, на стороне приобретателя патента также могут выступать частные и юридические лица, независимо от их гражданства или юрисдикции.

После госрегистрации договора отчуждения, патентоприобретатель становится полноправным обладателем патента на разработку и получает весь объем имущественных прав на нее, в том числе права:

  • на использование разработки любым незапрещенным способом;
  • на заключение франчайзинговых и лицензионных договоров;
  • на последующее отчуждение разработки (путем ее перепродажи или дарения);
  • передачу имущественных прав на разработку в качестве залога;
  • на передачу имущественных прав на разработку в порядке наследования.

Как правильно описать предмет договора и его необходимые условия?

Предметом договора, как уже отмечалось выше, является правоустанавливающий документ (патент) на разработку и вознаграждение продавца.

Соответственно, прежде всего, в самом договоре необходимо указать серию и номер правоустанавливающего документа, а также в рублях и копейках прописью прописать сумму вознаграждения по договору и порядок ее выплаты.

Следующим важным шагом будет склонить продавца разработки поручиться в одном из положений договора, что передаваемый им патент на разработку не является обремененным правами третьих лиц.

Следует отметить, что гражданско-правовая сделка всегда допускает продажу имущества, а также имущественных прав с обременением, то есть с правами третьих лиц.Это не считается чем-то незаконным, поскольку объем прав собственника всегда включает в себя распоряжение тем или иным объектом, а права третьих лиц на него, если таковые имеются, то по объему они всегда будут меньше прав собственника.

Другое дело, что обремененное имущество имеет значительно меньшую стоимость, а госорганы, в том числе Роспатент, не будут вмешиваться в оценку той или иной разработки.

Поэтому, если вы приобретаете обремененный патент за цену необремененного, за руку вас никто хватать не будет.

Между тем, все договоры, касающиеся объектов промсобственности должны проходить госрегистрацию в Роспатенте, поэтому все сведения о них имеются и являются доступными.

Если же такие гарантии в договоре прописаны не будут, такой договор будет зарегистрирован независимо от наличия или отсутствия обременения.

Обременение патента может выражаться в правоотношениях:

  1. залога;
  2. лицензии;
  3. франчайзинга (комм. концессии);
  4. другого договора отчуждения

Источник: https://1patent.ru/blog/izobretenija/dogovor-ob-otchuzhdenii-patenta-na-izobretenie.html

Вопросы адвокату
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: